——评析湖北稻花香酒业股份有限公司与商标评审委员会、马某商标争议行政案
本案要旨
根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法(下称第二次修正的商标法)第十三条第二款的规定旨在给予驰名商标更强的保护,而驰名商标保护的要件不应被商标法的其他法律条款涵盖。因此,在特定情况下对在相同或者类似商品上的在先已经注册的驰名商标也可适用第二次修正的商标法第十三条第二款的规定给予保护。
案情
第3742858号“继华槐花香及图”商标(下称争议商标)由山东省自然人马某于2003年10月向国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)申请注册,于2005年5月被核准注册,核定使用商品为第33类葡萄酒等。
第1396938号“稻花香”商标(下称引证商标一)由湖北三峡稻花香酒厂于1998年11月向商标局申请注册,于2000年5月被核准注册,核定使用商品为第33类白酒等。经续展,该商标专用期限至2020年5月13日。2004年9月,引证商标一经核准转让予湖北稻花香酒业股份有限公司(下称稻花香公司)。
第1284137号“稻花香”商标(下称引证商标二)由湖北三峡稻花香酒厂于1998年2月26日申请注册,于1999年6月14日被核准注册,核定使用商品为第33类含酒精饮料(不包括啤酒)、果酒(含酒精)、葡萄酒。经续展,该商标专用期限至2019年6月13日。2004年9月13日,引证商标二经核准转让予稻花香公司。
在法定争议期内,稻花香公司针对争议商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)提出撤销申请。
商标评审委员会于2013年3月4日作出商评字[2013]第06267号《关于第3742858号“继华槐花香及图”商标争议裁定书》(下称第6267号裁定),认定:虽然争议商标核定使用的苹果酒、葡萄酒、蜂蜜酒、日本米酒等商品与稻花香公司的引证商标一核定使用的白酒等商品,引证商标二核定使用的含酒精饮料(不包括啤酒)、果酒(含酒精)、葡萄酒商品属于同一种或类似商品。但争议商标由“继华槐花香”文字与图形组合而成,其与两引证商标“稻花香”在文字构成、整体读音、所指事物、外观印象等方面具有较大差异,不属于近似商标。相关公众施以一般注意力可将双方商标区分,故争议商标与两引证商标未构成第二次修正的商标法第二十八条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
稻花香公司主张其“稻花香”商标为驰名商标,并援引第二次修正的商标法第十三条第二款的规定,该条款为在非类似商品上对驰名商标的保护性条款,而争议商标与 “稻花香”商标为类似商品上的已注册商标,并不适用上述条款,且争议商标与两引证商标有较大差异,并未构成对 “稻花香”商标的复制与摹仿,即使在“稻花香”商标具有较高知名度的情形下,消费者亦不会将争议商标标示的商品与稻花香公司相联系,从而误导公众,损害稻花香公司商标权益。
综上,商标评审委员会依据第二次修正的商标法第四十三条的规定,裁定:争议商标予以维持。
稻花香公司不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
判决
北京市第一中级人民法院认为,争议商标由中文“继华槐花香”以及图形组合而成,两引证商标均系由纯中文“稻花香”构成,争议商标与两引证商标在商标组合方式、文字构成、整体视觉效果、商标读音等方面均具有较大差异,相关公众施以一般注意力,通常不会将其混淆误认。争议商标与两引证商标并未构成使用在相同或类似商品上的近似商标,其注册并未违反第二次修正的商标法第二十八条的规定。
第二次修正的商标法第十三条第二款适用的必要条件系诉争商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品不构成相同或类似商品,若上述商标指定使用的商品系相同或类似商品,其应当由第二次修正的商标法第二十八条、第二十九条等条款规范,而并非第二次修正的商标法第十三条第二款的适用范畴。鉴于稻花香公司明确表示争议商标与两引证商标核定使用的商品构成类似商品,稻花香公司亦同时提出了第二次修正的商标法第二十八条作为争议条款,因此适用第二次修正的商标法第十三条第二款的前提条件已不成立。
即便在相同或类似商品上注册的诉争商标可以适用第二次修正的商标法第十三条第二款的规定规范,但在综合考虑稻花香公司在该案争议程序中提交的证据,两引证商标构成驰名商标难以成立。对于稻花香公司提交的获奖证书,其颁发单位的权威程度、证书的内容质量、证书数量,其证明力较弱;稻花香公司提交的广告宣传证据中宣传合同、媒体广告、报刊杂志广告数量较少,在无其他证据佐证的情况下,其证明力不强;稻花香公司提交的生效裁定的主体仅系商标局,且数量仅有3份,在无其它证据佐证的情况下,其证明力不够。争议商标与两引证商标并不构成近似商标,因此争议商标并未构成对两引证商标的复制、摹仿。故争议商标的注册并未违反第二次修正的商标法第十三条第二款的规定。
综上,北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,判决:维持第6267号裁定。
稻花香公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,判决:驳回上诉、维持原判。
评析
第二次修正的商标法第十三条第二款规定:就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
一般情况下,上述法律条款调整的是在中国注册的驰名商标的扩大保护问题,仅适用于商品跨类保护的情形,如果驰名商标的权利人在“相同或者类似商品”持有在先注册的商标,其利益可通过适用第二次修正的商标法第二十八条的规定予以保护。如果诉争商标和引证商标指定使用商品为同一种或类似商品,则不具有适用第二次修正的商标法第十三条第二款的前提条件。但在“相同或者类似商品”上的驰名商标,是否绝对不能适用第二次修正的商标法第十三条第二款进行保护?对此,需要探讨第二次修正的商标法第十三条第二款的构成要件是否完全被第二十八条的规定所涵盖。如果答案是肯定的,则驰名商标在相同或者类似商品上通过第二次修正的商标法第二十八条保护即可;如果答案是否定的,则驰名商标通过第二次修正的商标法第二十八条只能获得与普通商标相同程度的保护,尚不能体现法律对驰名商标给予的更强保护。
第二次修正的商标法第十三条第二款的构成要件有三:一是在先注册的商标具有极高的知名度,构成驰名商标;二是构成“复制、摹仿或者翻译”;三是构成“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。从上述3个要件出发,第二次修正的商标法第二十八条与第十三条第二款均不相同。首先,适用第二十八条判断近似时,所考虑的在先商标的知名度和显著性,与在先商标的驰名存在实质差异。知名程度的差异必然影响保护范围的大小。其次,判断是否构成“复制、摹仿或翻译”与判断是否构成近似在程度上和标准上均存在区别。“复制、摹仿或翻译”可以是构成要素、排列方式、整体视觉效果上的相同或者近似,也可以是设计风格、设计思路上的相同,或者是含义、读音上的对应。而商标近似,是指两商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源存在特定的联系。最后,“误导公众”与近似判断中的“混淆”也应当有所区别。“混淆”关注于相关公众对商品来源的误认,而“误导公众”则要求减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉。
因此,驰名商标保护的要件不能够被第二次修正的商标法第二十八条涵盖。第二次修正的商标法第十三条第二款规定旨在给予驰名商标更强的保护,故在特定情况下,对在相同或者类似商品上的在先已经注册的驰名商标也可适用第二次修正的商标法第十三条第二款的规定。对于已经认定诉争商标不违反第二次修正的商标法第二十八条相关规定,但仍然请求驰名商标保护的,不能当然认为由于商品相同或者类似而不能适用第二次修正的商标法第十三条第二款规定。
该案中,虽然稻花香公司提交的两引证商标的使用证据能够证明上述商标在争议商标申请日前具有较高的知名度,但鉴于争议商标与两引证商标标志本身的差别,相关公众能够相区分,因此,争议商标并未违反第二次修正的商标法第二十八的规定。而且,争议商标与引证商标一存在一定差别,不构成复制、摹仿、翻译。即便引证商标一构成驰名商标,争议商标的注册和使用也不足以误导公众,因此,稻花香公司关于争议商标违反第二次修正的商标法第十三条第二款规定的上诉理由亦不能成立。
(作者单位:北京市高级人民法院)